第1 公報を見て業務で使うときの結論
公開特許公報で知った方法を生成AIに実行させるときは,まず,対象の出願が設定登録されたかを確かめる。
未登録なら,その出願に基づく特許権はまだ発生していない。
ただし,出願公開後の業務利用には,後で登録された場合に特許法65条の補償金が問題になることがあり,同じ処理を対象とする別の登録特許も確認する必要がある。
登録後に実際の処理が請求項の技術的範囲に入る場合でも,AIを用いた調査で新規性や進歩性を否定する強い証拠が得られれば,無効の抗弁の見通しを含めて利用を検討する余地はある。
例えば,出願前の公開マニュアルに対象請求項の全工程が具体的に示されている場合と,AIが類似技術を数件挙げただけの場合とでは,判断材料が大きく違う。
調査による見立ては権利の効力を変えないため,登録後の利用を選ぶなら,抗弁が通らなかった場合の差止めや損害賠償まで見込んで判断する。
第2 公開中・拒絶確定・登録後で何が違うか
1 設定登録の有無と日付を確認する
公開特許公報は出願公開(特許法64条)により出願の内容を公表するものであり,特許権は設定の登録により発生する(66条1項)。
J-PlatPatで出願番号を引き,経過情報と登録情報を確認する。
特許査定日,設定登録日,登録後の特許公報発行日はそれぞれ別の日付である。
親出願・分割出願や同じ処理を対象にし得る別の特許についても,登録の有無と請求項を個別に確認する。
2 登録前でも,出願公開後の実施に補償金が生じ得る
出願公開後,出願人から発明の内容を記載した書面を示されて警告を受け,その後,設定登録前に業としてその発明を実施した場合は,後の設定登録を経て,実施料相当額の補償金を請求され得る。
警告がなくても,出願公開された特許出願に係る発明と知って業として実施した場合は同様である(65条1項・2項)。
公開後に請求項が補正された場合は,公開時と登録時の請求項,実施内容,警告の内容及び何を知っていたかを照合する。
登録日に利用を止めても,それ以前の実施について補償金の要件を満たすかは別に判断される。
拒絶査定又は拒絶の審決が確定すれば,その出願についての補償金請求権は初めから生じなかったものとみなされる(65条5項)。
拒絶理由通知を受けた段階では補正や意見書提出があり得るほか,拒絶査定が出ても不服審判で争われることがある(50条,121条)。
また,公開後に公報を見て利用を始めたという事情だけで,出願時に独立に実施又は準備をしていた者を保護する先使用権が得られるわけではない(79条)。
3 登録後の業務利用には差止めと損害賠償の問題がある
特許権者は,業として特許発明を実施する権利を専有する(68条)。
事業者が社内業務で方法を使う場合も,業としての実施になり得る。
特許権侵害が成立すれば差止めの対象となり得るほか,損害賠償では侵害者の過失が推定される(100条,102条,103条)。
AIに調査させたという事実だけで過失の推定を覆せるものではなく,差止めは過失を要件としない。
第3 プロンプトと実際の処理を請求項に照らす
例えば,棚卸しの伝票PDFを処理する架空の方法の請求項に,①バーコードを検出してページを分割する,②読み取った品番でファイル名を付ける,③台帳と照合し,不一致を確認用一覧に送る,という三つの要件があるとする。
「伝票を読みやすく整理して」とだけ指示していても,AIが実際には三つの処理を実行するなら,その処理を一つずつ照合する。
別の方法で同じファイル名を得た場合は,バーコードを使ったか,台帳照合が行われたかなど,処理の差を確かめる。
指示文の言葉を変えただけで実行経路が同じなら,請求項との対応も変わらない。
技術的範囲は,登録された特許請求の範囲に基づき,明細書と図面を考慮して用語を解釈する。
要約書の記載は考慮しない(70条)。
方法の発明では方法の使用が実施に当たるため,プロンプトを保存した段階と,その方法を実際に実行した段階を分ける(2条3項2号)。
構成を置き換えた場合は,文言上の違いに加え,置き換えた箇所が発明の本質的部分に関わるか,同じ作用効果が得られるかなど,均等の成立も検討する。
均等の要件の当てはめ方は,知財高裁平成28年3月25日特別部判決(平成27年(ネ)第10014号)が具体的に示している。
第4 AIで新規性・進歩性を調べる
1 新規性は一つの先行技術と比べる
上の例で,基準日前に公開された一つのマニュアルに,バーコードによる分割,品番での命名,台帳照合と不一致一覧への送付が,一連の処理として当業者が実施できる程度に開示されていれば,新規性欠如を主張する具体的な材料になる(29条1項)。
公開日が分かっても,当時の版に台帳照合の記載があったかを確かめる。
優先権の主張があるときは,対象の請求項の発明について,優先権の効果が及ぶかも確認する。
2 進歩性は相違点と,当時変更を試す理由を示す
最も近い資料が分割と命名までを開示し,別の資料が同じ形式の品番を棚卸し台帳と照合して例外一覧を作ることを教えているとする。
当時から誤った品番での登録を防ぐ必要があり,二つの処理で共通の品番を使えるなら,後段の照合を加える動機を具体的に説明できる。
一方,別の資料が別形式の識別子を前提とし,対応関係を決めるために追加の設計や検証が必要だったなら,組合せが容易だったかは争点となる(29条2項)。
3 AIの検索結果から原資料までたどる
AIには,請求項の分解,同義語・英語の検索語の展開,特許・論文・旧版マニュアルの候補探索,先行資料と自社処理を並べた表の下書きを任せられる。
調査記録には,①対象請求項と基準日,②文献の番号・公開日・版,③該当頁や段落,④どの要件を示すか,⑤残った相違点と反証を残す。
審査経過に同じ資料があれば,審査官の理由と出願人の説明も読み,現在の請求項に対してどこまで同じ主張をできるかを確認する。
現在のAIで再現できたことを当時の容易想到性に結び付けるには,当時使えた版・機能・入力資料と,当業者がその方法を選ぶ理由を別に示す。
第5 請求項と重なっても使う判断はあり得るか
1 無効理由の証拠と,権利行使を排除できる条件
新規性・進歩性のいずれかを欠くことは,登録された請求項を無効とする理由になり得る(29条,123条1項2号)。
侵害訴訟で特許が無効審判により無効にされるべきものと裁判所が認めれば,特許権者はその相手方に権利行使できない(104条の3第1項)。
この規定は65条の補償金請求にも準用される(65条6項)。
一方,特許庁で無効審決が確定した場合には,対象となった特許権は原則として初めから存在しなかったものとみなされる(125条)。
一つの請求項に対する無効理由は,追加要件を持つ別の請求項や別の特許についても成立するとは限らない。
2 利用の判断は証拠の強さと止められるかで変わる
①出願前の原資料が全工程を示す場合には,対象請求項と実施方法の対応を認めた上で,新規性欠如を争うという判断に具体性がある。
登録済みなら,権利者から請求を受ける場合に備え,補正・訂正後の請求項や他の登録特許も確認し,差止めを求められた際の影響を見積もる。
②別資料の組合せでしか説明できない場合には,進歩性欠如は主張できるが,当時の組合せの動機や阻害要因が争われる。
根拠が強く,対象機能を切り離して短期間で停止・差替えできる社内利用なら,利用を選ぶことも事業判断としてあり得る。
取引先への提供や基幹業務に組み込む場合は,停止の影響と代替手段を含めて判断する。
③似た製品名や現在のAIの回答しかない場合には,出願前の公開内容と請求項の要件の対応が裏付けられていない。
無効の見立てに依存するより,原資料を追加確認するか,実際の処理を変更して請求項との対応を再確認する段階である。
利用を決めるときは,利用開始日・対象機能・証拠の所在を記録し,請求項の補正や設定登録,警告を受けた場合に,誰が再判定し,いつ停止又は差替えを行うかを先に決めておく。
係属中の出願については,先行資料を特許庁に情報提供し,審査で考慮してもらう方法がある。
登録後には情報提供のほか,無効審判を請求する方法や,侵害訴訟等で無効の抗弁を主張する方法がある。
第6 警告を待たずに無効審判を請求すべきか
1 事業の継続に必要な機能で,無効理由を具体化できる場合
登録特許の存在が事業開始や継続の障害となり,対象請求項を無効とする証拠がそろっているなら,警告を待たずに特許無効審判を請求する価値がある。
例えば,前述の架空のPDF処理を顧客向けサービスに組み込む予定で,後から機能を外すと顧客の業務も止まり,しかも公開日が確かな旧版マニュアルで各要件を説明できる場合である。
新規性・進歩性を理由とする無効審判は利害関係人が請求でき,複数の請求項があれば請求項ごとに請求できる(123条1項・2項)。
設計への着手など,将来の実施の具体性も利害関係を判断する事情になり得る。
無効審決が確定すれば,対象の請求項について原則として特許権が初めから存在しなかったものと扱われ,侵害訴訟での無効の抗弁より広い効果がある(125条)。
一方,機能をすぐに差し替えられる場合や,残る要件について出願前の根拠が薄い場合には,代替方式への切替えや証拠の追加を先に行う方が合理的なこともある。
特許掲載公報の発行から6か月以内なら,何人も申し立てられる特許異議の申立ても候補に入る(113条)。
対象が未登録なら,審査に向けた情報提供を検討する。
2 訂正後の請求項と並行する紛争を見込む
審判請求書では,無効理由となる具体的な事実と,立証に使う証拠の関係を示す必要がある(131条2項)。
権利者は審判手続の中で特許請求の範囲の減縮などを目的とする訂正を請求できるため,想定される訂正後にも自社の処理が範囲に入るか,先行資料でなお争えるかを確認しておく(134条の2)。
審決が確定した後には,当事者と参加人は同一の事実と同一の証拠で再び無効審判を請求できない(167条)。
対象請求項や証拠を絞る際には,申立ての早さと,主張を十分に立てられるかの両方を考える。
無効審判を請求した後も,そのことだけで権利行使や侵害訴訟が止まるわけではない。
侵害訴訟の手続を中止するかは裁判所が判断する(168条2項)。
事業を開始する時期は,審判に必要な時間と費用,審決取消訴訟や侵害訴訟が並行する可能性,差止めを求められたときに代替手段があるかを踏まえて決める。
第7 関連記事と出典
① 生成AIで特許の進歩性判断は変わるか――出願時の当業者・先行技術・無効の抗弁(AI作成)
② 特許法(e-Gov法令検索)
③ 特許庁「特許・実用新案審査基準」第Ⅲ部第2章「新規性・進歩性」
④ 特許庁「特許権と先使用権」(知的財産権Q&A Q6)
⑤ 特許庁「情報提供制度の概要」
⑥ 知財高裁平成28年3月25日特別部判決(平成27年(ネ)第10014号)判決要旨
⑦ 特許庁「審判便覧」31-02「利害関係人の具体例」
⑧ 特許庁「審判便覧」51「無効審判」
⑨ 特許庁「特許異議申立制度の概要」