第1 修理と再生品の結論
適法に購入した特許製品を使用し,通常の修理をして再販売する行為には,原則として消尽した特許権の効力は及ばない。他方,加工又は部品交換によって元の製品と同一性を欠く特許製品を新たに製造したと評価される場合,特許権者は権利を行使できる。
「修理」「再生」「リファービッシュ」「リサイクル」という表示だけでは結論は出ない。対象製品,特許請求項,加工前の状態,交換部品の機能・価値・耐用期間,加工の程度,取引実情及び再販売方法を対応させる必要がある。
第2 特許権の消尽
特許法68条は,特許権者が業として特許発明を実施する権利を専有すると定める。他方,特許権者又は許諾を受けた実施権者が日本国内で特許製品を譲渡した場合,その製品について特許権は目的を達成して消尽し,特許権者は当該製品の使用・譲渡等を原則として差し止められないというのが最高裁判例である。
消尽は,製品の流通のたびに許諾を必要とすると取引の安全を害する一方,特許権者には最初の譲渡時に対価確保の機会があることを基礎とする。ただし,消尽するのは譲渡された当該製品についてであり,新たな特許製品の生産まで自由にするものではない。
第3 修理か「新たな生産」か
1 最高裁の判断枠組み
最高裁平成19年11月8日判決(インクタンク事件)は,加工・部材交換により元の特許製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたと認められるときは,特許権者が権利を行使できるとした。
その判断では,①製品の属性,②特許発明の内容,③加工・部材交換の態様,④取引の実情等を総合考慮する。単一の部品を交換したか,製品価格の何割かという一つの数字だけで決める枠組みではない。
2 加工・部品交換で確認する事項
| 考慮領域 | 確認事項 |
|---|---|
| 製品の属性 | 機能,構造,材質,用途,耐用期間及び通常の使用態様 |
| 発明の内容 | 請求項の構成,作用効果,加工後に再形成される技術的特徴 |
| 加工の態様 | 加工前の消耗・破損状態,加工の内容・程度,品質管理 |
| 交換部品 | 耐用期間,技術的機能,経済的価値及び製品全体との関係 |
| 取引実情 | 修理市場,純正・再生品の表示,価格,保証,回収・再流通の実態 |
第4 インクタンク事件
同判決の事案では,使用済みインクタンクを回収し,内部を洗浄し,インクを再充填するための加工をして再販売していた。最高裁は,製品の状態,発明の内容及び加工の態様等から,新たな製造に当たるとして特許権行使を認めた。
この結論を「消耗品への再充填は常に侵害」と一般化してはならない。最高裁は製品属性から取引実情までの総合考慮を示しており,別製品では,通常交換される消耗部品か,製品本体の寿命が残るか,加工が発明の技術的特徴を再形成するか等によって評価が変わり得る。
第5 交換部品の供給と間接侵害
修理業者が完成品を新たに生産したかという直接侵害の問題と,部品供給者が間接侵害責任を負うかは別である。直接侵害が成立せず,特許法101条1号の専用品型にも当たらないときでも,同条2号を順に検討する。
1号は,物の発明について,その物の生産にのみ用いる物の業としての生産・譲渡等を対象とする。「のみ」については,単に想定可能な他用途ではなく,経済的,商業的又は実用的な非侵害用途があるかを問う。
2号は,広く一般に流通している物を除き,発明による課題解決に不可欠な物を,特許発明であること及び侵害に用いられることを知りながら,業として生産・譲渡等する行為を対象とする。警告書到達や訴え提起等により主観的要件が充足した時点の前後を分け,充足前の販売数量を間接侵害の損害に自動的に入れない。
また,部品の一部が適法な修理や非侵害製品にも使用されるなら,その数量は,直接に損害が発生しないこと又は特許法102条2項の推定覆滅の事由として実証する。客先別,用途別,警告前後別の販売記録が重要である。
第6 直接侵害・間接侵害・消尽を混同しない
| 問題 | 対象行為 | 主な確認 |
|---|---|---|
| 直接侵害 | 特許製品の生産・使用・譲渡等 | 請求項の全構成要件,業としての行為,地域 |
| 消尽 | 適法に譲渡された個別製品の使用・再譲渡等 | 適法な初回譲渡と,新たな生産の有無 |
| 間接侵害 | 専用品・不可欠品の生産・譲渡等 | 特許法101条の各号,汎用品,知情,用途 |
修理行為が新たな生産に当たらない場合でも,部品供給に別の特許が及ぶことはあり得る。逆に,部品が101条に該当しないことだけで,完成した再生品の直接侵害が否定されるわけではない。
第7 事業者が保存すべき資料
- 対象製品の型番,製造番号,入手経路及び最初の譲渡地域
- 対象特許の登録原簿,請求項,明細書,存続期間及び実施許諾
- 加工前後の写真,分解図,工程表,交換部品表及び重量・価格
- 交換部品の耐用期間,通常交換性,技術的機能及び他用途
- 品質検査,性能比較,安全性,保証及び事故対応
- 純正品・再生品・修理品であることの表示,広告及び販売資料
- 回収,保管,国外加工,輸入,再販売及び廃棄の時系列
第8 契約・表示・競争法との関係
特許権侵害が成立しない場合でも,修理制限条項,保証条件,営業秘密,不正競争防止法,商標表示,製造物責任又は景品表示法が問題となり得る。純正品と誤認させる表示,品質保証の出所を混同させる表示及び安全性に関する不正確な表示は,消尽とは別に検討する。
また,メーカーが交換部品又は保守サービス市場で競争者を排除する場合,知的財産権の正当な行使の範囲か,独占禁止法上の不公正な取引方法又は私的独占に当たるかも別に検討する。
第9 実務チェックリスト
- どの製品の,どの特許の,どの請求項が問題か。
- 最初の譲渡は特許権者等による適法な国内譲渡か,国外譲渡か。
- 加工前の製品は,機能・耐用期間をどの程度残していたか。
- 加工・交換は通常の保守か,製品の技術的特徴を再形成するものか。
- 交換部品は専用品か,実用的な他用途を持つ汎用品か。
- 加工者,部品供給者,輸入者,販売者ごとの行為を分けたか。
- 差止め,廃棄,損害賠償の対象物と期間を特定したか。
- 契約,商標,不正競争,製品安全及び独占禁止法を別に確認したか。
第10 関連記事
交換部品・保守市場と独占禁止法の関係は不公正な取引方法に関する実務メモ(AIリライト),取引契約での知的財産責任は特許保証と知財紛争の責任転嫁―発注者指定の設計では誰が責任を負うか(AI作成)を参照されたい。
第11 出典・参考資料
①e-Gov法令検索「特許法」2条3項,68条,100条~102条
②知的財産高等裁判所「Important IP Judgments / Exhaustion」
③最高裁判所第一小法廷平成19年11月8日判決(平成18年(受)第826号,民集61巻8号2989頁,裁判所公表英訳)
④特許庁「Q5. 特許権の間接侵害」
⑤特許庁「消尽に関する各国比較調査研究報告書」